Registro de Marca

A marca que eu quero já está registrada por outra empresa. Ainda dá para registrar a minha?

Sua marca desejada já está registrada? Descubra como registrar a sua mesmo com anterioridade, usando a caducidade por não uso.

Muitas vezes, sim. Se o registro que bloqueia você tem mais de cinco anos e o titular não usa a marca de verdade, dá para pedir a caducidade dele, com base no art. 143 da Lei 9.279/96. Extinto o registro parado, o sinal volta a ficar livre e o seu pedido segue. Anterioridade que trava não é sentença final.

Registro não é a mesma coisa que uso

Existe uma confusão que faz muita gente desistir cedo demais. Ver uma marca registrada igual à sua e concluir que a porta fechou.

O registro prova que alguém depositou aquele sinal. Não prova que ele está vivo. Marca é como vaga de garagem alugada: o contrato existe, mas o carro pode nunca ter chegado. E vaga alugada e vazia, passado o tempo, volta para o prédio.

A lei brasileira não protege monopólio de papel. Protege marca em uso. Quem registra e não usa está segurando um espaço que a lei considera devolvível.

Por que empresas grandes acumulam marcas que nunca usam

Portfólio inchado é comum, principalmente em empresa grande. E as razões são quase sempre as mesmas.

Marca comprada numa aquisição e nunca integrada. Linha de produto descontinuada que ninguém deu baixa. Registro feito anos atrás por garantia, para afastar concorrente, e esquecido na gaveta. Marca que mudou de dono três vezes e ninguém mais fabrica nada com ela.

Já vi registros com histórico longo, disputas antigas, troca de titular, tudo isso, e produto zero no mercado há anos. O nome está lá, ocupando a prateleira do INPI. A fábrica, faz tempo, parou.

Marca defensiva não é blindagem

Aqui está a tese que interessa a quem quer entrar. Segurar uma marca só para atrapalhar os outros não é uso.

A doutrina do próprio INPI é direta: para escapar da caducidade, usar não basta, o uso precisa ser efetivo, público, no país, na forma registrada e para os produtos do certificado. Registro guardado como cão que não caça, só late para afastar os outros, não sobrevive a um pedido de caducidade bem montado.

O gigante pode ter cem marcas. Se dez estão dormindo, dez estão vulneráveis.

Como saber se uma anterioridade é vulnerável

Antes de brigar, investigue. Estes são os sinais de que o registro que te trava pode cair:

1. Passou de cinco anos da concessão. Antes disso, o registro é imune. Depois, fica exposto.

2. Nenhum sinal de uso real. Procure no Google, nas redes, nos marketplaces, no e-commerce. Silêncio prolongado é ouro para quem pede caducidade.

3. Titular é holding, portfólio gigante ou empresa que trocou de ramo. Quanto mais distante do produto, mais provável o abandono.

4. O que o certificado cobre não bate com o que a empresa vende hoje. Aí abre a porta da caducidade parcial, derrubar só a classe que te interessa.

5. Nenhuma defesa de caducidade nos últimos cinco anos. Se o titular já venceu uma recente, existe uma trava temporal no caminho.

O bisturi da caducidade parcial

Não precisa matar o registro inteiro. Você pode mirar só o pedaço que te trava.

O art. 144 da Lei 9.279/96 permite caducar parcialmente o registro, em relação aos produtos ou serviços cujo uso não foi comprovado. Se o gigante registrou a marca em dez itens e só usa em dois, os outros oito estão em risco. E talvez seja exatamente num desses oito que a sua marca precisa nascer.

Marreta derruba a parede toda. Bisturi tira só o que atrapalha. Na maioria dos casos, o bisturi resolve.

O que reunir antes de protocolar

Pedido de caducidade não é petição solta. Ele precisa de base:

1. Legítimo interesse. Você não precisa já ter marca registrada. Basta um pedido próprio depositado, ou a intenção concreta de depositar um sinal igual ou parecido no mesmo ramo.

2. Pesquisa de anterioridade. Mapa completo do registro que te trava: data de concessão, classe, produtos, titular.

3. Evidência de não uso. Prints datados, ausência do produto no mercado, tudo que sustente que a marca sumiu.

Reunido isso, o ônus vira do outro lado. Protocolado o pedido, é o titular quem tem sessenta dias para provar que usa. Se ele não usa, não tem o que provar.

Caducidade, oposição ou nulidade: qual caminho

Existe mais de uma forma de enfrentar uma marca no caminho, e escolher errado custa tempo.

Oposição só cabe na janela de sessenta dias após a publicação do pedido do outro. Passou, acabou. Nulidade ataca a validade do registro, discute se ele nunca deveria ter sido concedido, briga mais longa e mais cara. Caducidade ataca outra coisa: o não uso. Contra um registro velho e parado, costuma ser o caminho mais limpo, mais barato e mais certo.

Minha leitura é simples. Quando a anterioridade tem mais de cinco anos e cheira a abandono, caducidade quase sempre bate oposição e nulidade em custo e previsibilidade.

Perguntas Frequentes

Preciso já ter uma marca registrada para pedir caducidade?
Não. O legítimo interesse pode se basear em direito adquirido, em expectativa de direito ou no simples interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante no mesmo segmento. E ele é aferido no momento do pedido.
Quanto tempo demora um pedido de caducidade?
Depende da fila do INPI e de eventual recurso. Contudo, normalmente é analisado e julgado no prazo de 6 meses.
E se o titular provar uso bem na hora?
Ele tem sessenta dias para apresentar prova. Mas a prova precisa ser efetiva e cobrir o período investigado. Uma nota fiscal solta e recente dificilmente segura uma marca parada há anos.
Dá para derrubar só uma parte do registro?
Dá. É a caducidade parcial do art. 144. Você mira as classes ou produtos sem uso, mantendo o resto. Ideal quando você só precisa liberar um pedaço.
Quanto custa?
A taxa do INPI é calculada por classe objeto do pedido e gira em torno de R$590,00. Some a isso os honorários do trabalho técnico, que é imprescindível.

Jean Koyama

Sócio na Koyama Advogados: Lidero um escritório Full Service de vanguarda com sede em Campinas/SP e atuação digital em todo o Brasil, América do Norte e Europa. Com forte especialização no ecossistema de Tecnologia, E-Commerce e Negócios Digitais.

OAB/SP 391.607
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