Registro de Marca

Fiz rebranding da minha marca. Ainda estou protegido pelo registro?

Seu rebranding afeta o registro da marca? Entenda como proteger sua identidade e evitar a caducidade da marca.

Talvez não. Você pode perder o registro mesmo vendendo todos os dias, se o rebranding mudou o suficiente a forma registrada. O art. 143, inciso II, da Lei 9.279/96 diz que caduca a marca usada por mais de cinco anos com modificação que altere seu caráter distintivo original. Qualquer interessado pode pedir a extinção. A saída é registrar a nova identidade antes que alguém peça.

O registro protege o desenho, não só o nome

Quando você registra uma marca mista, o INPI não protege apenas a palavra. Protege o conjunto. A tipografia, a disposição dos elementos, a presença de cada termo que compõe o sinal. É a fotografia da sua marca no dia em que o examinador bateu o martelo.

O certificado congela aquela imagem. E é aquela imagem que você tem o dever de usar.

Por que continuar vendendo não te salva

Aqui mora o engano que derruba empresa ativa. A maioria acha que caducidade é castigo para quem sumiu. Empresa que fechou, marca que parou, produto que saiu de linha. Não é só isso.

A lei tem duas portas. A primeira é o não uso, a marca nunca saiu do papel ou parou por mais de cinco anos. A segunda é mais traiçoeira: usar a marca de forma modificada, a ponto de descaracterizar o que foi registrado. Você vende, fatura, cresce, e ainda assim pode caducar. Porque o que está no mercado não é mais o que está no certificado.

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: (…) II. o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

É como assinar contrato de aluguel sobre uma casa, derrubar as paredes, mudar a fachada, e depois tentar provar que mora na casa do contrato. A chave abre outra porta.

A linha fina entre ajuste tolerado e descaracterização

Nem toda mudança mata o registro. O INPI aceita retoque. Ajuste de cor, detalhe ornamental, elemento secundário e banal, especialmente se for descritivo. Trocar o tom de azul não derruba ninguém.

O problema é quando a mudança atinge o núcleo. E dá para enxergar os dois lados com situações simples.

Pense numa marca que mantém o nome no centro, do mesmo jeito, em destaque, e só mexe num detalhe gráfico ao redor. O que identifica a marca continua ali. Esse tipo de ajuste costuma passar.

Agora pense na marca oposta. Ela troca a tipografia inteira, abandona os elementos figurativos que estavam no registro, a moldura, o símbolo, o desenho que a distinguia, e ainda tira uma palavra que compunha o sinal. O que sobra não é a marca do certificado. É outra coisa. Esse tipo de mudança costuma caducar.

A régua é essa: o que você mudou era acessório ou era essência?

Seu próprio anúncio de rebranding é a prova contra você

Essa é a parte que ninguém te conta. E é a mais cara.

Quando a empresa anuncia com festa o rebranding, “nova identidade”, “a marca chega com outra cara”, “reformulação completa”, ela está fazendo mais do que marketing. Está produzindo prova. Prova pública, datada, assinada, de que abandonou a forma registrada em favor de outra.

O concorrente que quer o seu nome não precisa investigar nada. Você entregou a arma carregada. O print do seu anúncio de rebranding vira a peça principal do pedido de caducidade contra o seu próprio registro antigo.

O time de marketing comemora a virada. O registro morre no mesmo post.

Quando o rebranding acende o alerta

Nem todo rebranding é risco. Estes sinais, somados, sim:

1. Você trocou a tipografia inteira. Não o tamanho, não um detalhe. A letra virou outra.

2. Dropou um elemento nominativo do registro. Tirou o COMPANY, o STORE, o nome da linha, qualquer palavra que estava no certificado.

3. Anunciou a mudança publicamente. Redes sociais, site, embalagem nova. Quanto mais alto o anúncio, mais forte a prova.

4. Passou anos sem voltar à forma antiga. Uso contínuo da versão nova, sem retorno à registrada.

5. Não atualizou nada no INPI. O certificado continua mostrando a marca velha, o mercado só vê a nova.

Marcou três ou mais? Seu registro antigo está exposto.

Como se proteger antes que alguém peça a caducidade

A correção é simples e barata perto do prejuízo de perder a marca:

1. Deposite a nova identidade. Registro novo para a marca como ela é hoje, na forma que você realmente usa.

2. Decida o que fazer com a antiga. Se ela ainda tem valor de portfólio, volte a usá-la de verdade. Se não, aceite que ela é vulnerável e proteja o que importa.

3. Alinhe marketing e jurídico antes do anúncio. Rebranding grande pede registro antes do lançamento, não depois.

4. Guarde prova da forma que você usa. Nota fiscal, embalagem, campanha, tudo com a marca exatamente como está no certificado que você quer defender.

Rebranding é troca de pele, não troca de dono. Mas se a pele nova não estiver registrada, a marca fica sem casca no momento errado.

Perguntas Frequentes

Mudei só a cor da minha marca. Também corro risco?
Provavelmente não. Ajuste de cor e detalhe ornamental costuma ser tolerado, desde que o núcleo distintivo continue reconhecível. O risco aparece quando a mudança atinge tipografia, elementos figurativos ou termos que compunham o registro.
Se eu registrar a marca nova, o problema acaba?
O registro novo protege a identidade nova. Mas o registro antigo continua vulnerável enquanto existir, se você parou de usar a forma registrada nele. Registrar o novo é metade da solução. A outra metade é decidir o destino do antigo.
Quem pode pedir a caducidade da minha marca antiga?
Qualquer pessoa com legítimo interesse. Na prática, quase sempre um concorrente que quer aquele nome livre, ou alguém com pedido de marca parecida travado pelo seu registro.
Ainda tenho os cinco anos de graça?
O período de graça vale nos cinco anos contados da concessão. Passado esse prazo, o registro fica exposto a pedidos de caducidade. Se o seu rebranding já tem mais de cinco anos e o registro é mais antigo ainda, a janela de proteção fechou.
Guardei notas fiscais antigas com a marca. Isso me salva?
Só se elas provarem uso da forma registrada dentro do período investigado. Nota fiscal antiga com a marca velha prova que você usou a marca velha no passado. Não prova que você continua usando a forma registrada hoje, que é o que a caducidade cobra.

Jean Koyama

Sócio na Koyama Advogados: Lidero um escritório Full Service de vanguarda com sede em Campinas/SP e atuação digital em todo o Brasil, América do Norte e Europa. Com forte especialização no ecossistema de Tecnologia, E-Commerce e Negócios Digitais.

OAB/SP 391.607
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